王艳芳:华政教授精讲商标诉讼疑难实务全要点

(2019)最高法行再54号

 

商标使用方式与相关载体认定不能过于机械,要结合核定商品的物理属性、销售场所、销售习惯等进行具体考量。

本案核定使用商品是包子馄饨等,现场制作并销售包子馄饨情况下,在店面的餐具、价目表上标注诉争商标的方式具有一定合理性也比较符合市场实际。

 

(2017)最高法行再61号 金甲琪案

商标撤三制度的目的在于激活商标资源,鼓励和促使商标权人使用商标,进而清理市场上闲置不用的商标,保障商标制度的良好运转。

该制度是已有权利基础上激活商标、维持权利,基于该立法目的下的商标使用要求不同于产生权利的使用要求。

判断诉争商标是否已经使用,要综合全案证据考量商标注册人是否对诉争商标具有真实的使用意图,在无相反证据情况下,不宜对商标权人提交的使用证据苛以过高的要求。

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三年不使用相关问题

商标法第四十八条、第四十九条

商标法实施条例第三十九条

立法本意:

全国人大常委会法制工作委员会编写的《商标法释义》认为

国家工商行政管理总局商标局编写的《商标法释义》明确

商标授权确权司法解释第二十六条

商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。

实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。

没有实际使用注册商标,仅有转让或者许可行为;或者仅是公布商标注册信息、声明享有注册商标专用权的,不认定为商标使用。

商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的,人民法院可以认定其有正当理由。

北京高院规定

19.4具有下列情形之一的,当事人主张维持商标注册的,不予支持:

(1)仅在核定使用范围外的类似商品或者服务上使用诉争商标的;

(2)使用诉争商标但未发挥区分商品、服务来源作用的;

(3)为了维持诉争商标注册进行象征性使用的。

19.5商标使用行为明确违反商标法或者其他法律禁止性规定的,可以认定不构成商标使用。

19.6商标法第四十九条第二款规定的“连续三年不使用”中的“使用”主体,包括商标权人、被许可使用人以及其他不违背商标权人意志使用商标的人。

商标权人已经对他人使用诉争商标的行为明确表示不予认可,在商标权撤销复审行政案件中又依据该他人的行为主张使用诉争商标的,不予支持。

19.7实际使用的商品或者核定的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称,在认定具体商品所属类别时,应当结合该商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断,并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素,对商品本质属性或名称的影响,作出综合认定。

19.8实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称,但其与诉争商标核定使用的商品仅名称不同,本质上属于同一商品的,或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的,可以认定构成对核定商品的使用。
  认定是否属于同一商品,可以综合考虑物理属性、商业特点以及《类似商品和服务区分表》关于商品分类的原则和标准等因素。

19.9诉争商标在核定商品上构成使用的,可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。
  认定前款所指的类似商品,应当严格按照商品的功能、用途、生产部门、消费渠道和消费群体进行判断,一般依据《类似商品和服务区分表》进行认定。

19.11在标注他人商标的商品上同时贴附诉争商标,若相关公众不易识别该商品来源于诉争商标注册人的,可以认定不构成商标使用。

19.12诉争商标注册人在同一商品上,同时使用包括诉争商标在内的多个商标的,若相关公众能够将该商标作为识别商品来源的标志,可以认定构成商标使用。

19.13诉争商标注册人拥有多个已注册商标,虽然其实际使用商标与诉争商标仅存在细微差异,但若能够确定该使用系针对其已注册的其他商标的,对其维持诉争商标注册的主张,可以不予支持。

19.14诉争商标注册人为商场、超市等,其能够证明通过提供场地等形式与销售商等进行商业合作,足以认定其为推销商品提供建议、策划、宣传、咨询等服务,可以认定诉争商标在“替他人推销”服务上进行了商标使用。

19.15指定期间之后开始大量使用注册商标的,一般不构成在指定期间内的商标使用,但当事人在指定期间内使用商标的证据较少,在指定期间之后持续、大量使用诉争商标的,在判断是否构成商标使用时可以综合考虑。

19.16使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的,诉争商标注册人主张维持注册的,可以予以支持。

最高院关于适用《行政诉讼法》的解释

第三十五条 原告或者第三人应当在开庭审理前或者人民法院指定的交换证据清单之日提供证据。因正当事由申请延期提供证据的,经人民法院准许,可以在法庭调查中提供。逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的,视为放弃举证权利。

  原告或者第三人在第一审程序中无正当事由未提供而在第二审程序中提供的证据,人民法院不予接纳。

证据关门问题

北京高院规定

6.5【商标权撤销复审行政案件中证据的提交与采纳】商标权撤销复审行政案件中,当事人明确表示依据其在撤销决定作出前提交的证据原件主张诉争商标实际使用的,商标评审部门仅以当事人未提交证据为由撤销诉争商标注册,当事人据此请求撤销被诉决定的,可以予以支持。

固达案

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  1. 赔偿的问题主要体现在商标法第63条:
  • 侵权商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定,
  • 实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定
  • 权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。
  • 对恶意侵犯商标专用权情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的1倍以上五倍以下确定赔偿数额。
  • 赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的和合理开支
  • 权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由法院根据侵权行为的情节,判处给予500万元以下的赔偿。
  1. 七色花案件(哎呀呀公司向福建高院起诉)
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司法权和行政权的界限:民事案件一般不认定商标属于恶意注册。

反向混淆,考虑知名度弱的商标权人是善意还是恶意的,恶意的不能认定反向混淆。

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歌力思案件、奥普案件、优衣库案件、MK案件

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混淆不仅包括原告和被告的混淆,也包括将原告的商标混淆为被告的商标。

在侵犯商标专用权的具体判断中,将是否足以产生市场混淆作为认定商标近似的重要考量因素,主要是要求相关标识具有不产生市场混淆的较大可能性,并不要求任何人在任何情况下均绝对不会误认的程度。

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权利冲突解决原则:在先权利、诚实信用原则

特殊历史渊源下的处理原则:公平原则

歌力思公司案

恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用

(2014)民提字24号

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关于商品或服务类似的判断方法:

司法:

重点应当考虑市场实际,充分考虑商标使用商品的关联性,结合个案情况认定。

商品或服务是否类似,应以案件审理时的实际情况判断。

尼斯分类,在商标侵权司法案件中,仅做参考。

 

尼斯分类,行政程序中,做依据/参照。

 

商品或服务是否类似,应当考虑是否构成混淆。

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第二节  近似商标的判定

一、比对的原则

1、相关公众的一般注意力标准,整体与部分比对相结合

2、隔离比对原则

3、“手电筒”原则(显著性越强和市场知名度越高的注册商标,保护范围越大)

近似商标的判断:

1、要部近似(“长城牌”与“嘉裕长城”)

2、标识本身近似

3、包含关系近似的判断

4、被告使用了自己商标的情形

5、复杂历史渊源情形下的判断(鳄鱼商标)

6、被告恶意注册或适用商标的判断(歌力奥普、优衣库、mk)

 

 

 

 

 

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A57条中第1-3用的比较多;司法中最多的是2-3项;

如何判断构成相同或近似商标?

相关公众,见司法解释第八条,法官审理案件的时候要避免把自己当做普通的消费者。要以相关公众的视角。而不是普通的一般消费者。

类似商品,见司法解释第11条。

司法解释的看法是,容易混淆不是一个独立的要件,先认定近似商标类似商品,然后再看混淆。混淆的概念是内涵与类似商品里面的。

商标侵权比对的对象:权利人核定使用的商品或服务与涉嫌侵权的商品或服务之间

 

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互联网案件商标管辖:

普通的商标法司法解释

第6-7条 关于管辖

没有侵权结果地-因为有可能会被原告利用而架空民诉法;

目前全国管辖极不统一;

信息网络侵权管辖不同,是因为对信息网络侵权行为的界定不同。

网购方式购买被诉侵权产品,不适用民诉法第20条的规定来确定地域管辖。

在知识产权侵权纠纷案件中,侵权结果发生地,应当理解为是侵权行为直接产生的结果发生地,不能以原告受到损害就认为原告所在地就是侵权结果发生地。

 

 

 

 

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近似商标的判定:

商标法57条

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

  (二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

司法解释第8、9条、

10条:以相关公众一般注意力为标准、整体比对和主要部分比对,在比对对象隔离时进行、考虑请求保护的商标的显著性和知名度。

司法政策:根据案件的具体情况,考虑到相关商标的显著性、实际使用情况、是否具有不正当意图等因素,进行近似性判断。对于显著性和知名度越强的商标,保护的范围和力度要越大。

主要部分比对、标识比对

 

 

 

 

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商标撤三制度的目的:为了鼓励商标的使用,以促进企业之间的公平竞争,同时也是为了清除不使用的商标,以扫除他人使用的障碍。

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